[메디게이트뉴스 서민지 기자] 향후 3년 내 당뇨병 치료제 블록버스터 약물들이 줄줄이 특허만료를 앞둔 가운데, 제네릭 중심의 국내 제약사들이 빠른 시장 진출과 선점을 위해 다양한 특허회피 전략을 모색 중이다.

GC녹십자 최창수 차장은 최근 식품의약품안전처 의약품 허가특허연계제도 실무교육에서 '우선판매품목허가와 특허분쟁 사례 분석'을 주제로 제네릭 개발과 출시과정에서의 주의할 사항 등을 소개했다.

최 차장은 "제네릭사들이 가장 간과하는 부분 중 하나가 유통·판매다. 제네릭사 입장에서는 최대한 빠르게 출시하고 랜딩, 영업마케팅을 시작해야 하나, 존속기간 만료 전 발매시 허가취소가 될 수 있다는 점을 염두에 둬야 한다"고 밝혔다.

실제 자렐토 제네릭을 개발한 5개 국내제약사가 특허만료 전 도매업체에 유통을 했다는 이유로 품목허가가 취소됐다. 

식약처는 당시 약사법에 의거해 해당 의약품의 품목허가를 취소했다. 약사법에 따르면 존속기간 만료 후 판매를 위해서는 품목허가 또는 변경허가를 신청해야 한다. 등재 특허권자 등은 허가신청일 등을 통지받은 날로부터 45일 이내에 식약처장에 통지의약품의 판매금지를 신청할 수 있으며, 통지의약품의 판매가 등재특허권자 등의 권리를 침해하지 않는 경우를 제외하고 통지받은 날로부터 9개월간 판매금지를 해야 한다. 특허권의 존속기간 만료 전 의약품 판매시 식약처장은 품목허가 취소 등의 조치를 취할 수 있는 근거도 포함돼 있다.

최 차장은 "해당 제약사들은 등재 특허권 존속기간이 만료되기 하루 전과 당일 시중약국, 도매상 등에 의약품을 출하했는데, 이에 대해 제약사들은 '거래처에 의약품을 발송한 것은 '판매'가 아닌, '판매를 위한 예비 또는 준비행위'라고 주장했다"면서 "그러나 서울행정법원은 이 경우도 판매로 보고 식약처의 품목허가 취소처분이 적법하다는 판결을 내렸다"고 밝혔다.

그러면서 "오랜 기간 준비 끝에 제네릭을 내놓고도 판매하지 못하는 상황이 발생할 수 있는 만큼, 출시 일정을 수립시 마케팅이나 영업 등의 부서에 해당 이슈를 공유하고 회사 노력이 집약된 제품이 허가 취소되지 않도록 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.

약가인하에 따른 손해배상 문제도 간과해서는 안 된다고 조언했다.

최 차장은 "올란자핀 오리지널사가 특허소송 중 제네릭 발매로 인해 약가가 인하된 것을 두고, 항소를 통해 진보성을 인정받았기 때문에 제네릭사들을 상대로 약가 인하에 대한 손해를 배상하라는 소송을 제기했다"면서 "당시 법원은 '제네릭사들은 정당하게 제네릭을 출시했고 약가인하는 건보공단의 재량권에 따랐기 때문에 제네릭 출시와 약가인하 간 인과관계가 없다'는 판결을 내려 해당 사건이 일단락됐다"고 밝혔다.

더욱이 현재 약가인하 환수환급법안이 국무회의를 통과했는데, 이 경우 오리지널사들이 집행정지를 통해 약가를 보전받는 사례는 더욱 줄어들 것으로 전망했다. 

해당 전략은 오리지널사들이 제네릭 등재에 따른 약가인하를 회피하기 위한 전략으로 많이 활용돼 왔다. 실제 다파글리플로진의 경우 5월 1일부터 30% 약가 인하가 예고됐으나, 해당 제약사는 이에 불복해 행정소송을 제기했고 약가인하 집행정지를 신청했다. 오리지널사 측은 약가인하 소송을 통해 "포시가, 직듀오가 만성심부전, 심장병 등의 적응증이 있으나, 제네릭은 이를 대체할 수 없다"면서 "집행정지가 받아들여지지 않을 경우 회복하기 어려운 손해가 발생할 수 있다"는 주장을 제기하고 있다.

최 차장은 "특허 소송이 계속 되거나 환자 편익 대체할 수 없다는 취지의 집행정지 신청을 통해 본안소송 판결까지 약가를 유지하는 전략인데, 앞으로 약가인하 환수환급법안이 통과, 시행된다면 제네릭 출시에 따른 약가인하시 오리지널사들이 환수 부담을 안고 소송을 제기하거나 일부 제약사만을 상대로 진행하는 소극적인 방어 방향으로 선회할 가능성이 높다"고 밝혔다.

한편 최 차장은 리바록사반, 케이캡 등의 사례를 들면서 존속기간 연장 회피 전략에 대해 공유했다.

최 차장은 "미국, 유럽 등은 존속기간 연장시 유효기간이 있으며 1개 적응증으로 제한돼 있다. 또한 최초 허가 받은 시점으로 미국은 14년, 유럽은 15년의 상한을 두고 있다. 반면 한국 특허법에는 의약품 한 건당 복수의 특허권 존속기간을 연장해주고 있으며 상한이 없다"면서 "이는 제네릭사들에게 매우 불리한 조항으로, 최근 법 개정 추진이 이뤄지고 있는 상황"이라고 밝혔다.

아직 개정이 추진되지 않았기 때문에 국내 적용법상 제네릭사들이 존속기간 연장을 회피하기 어려운 만큼, 많은 기업들이 존속기간 무효 또는 특정 적응증만 빼는 특허 회피 전략 등을 추진하고 있는 상황이다. 

우선 빌다글립틴의 경우 제네릭사들이 허가심사 기간 중 특허권자의 유책으로 지연되는 기간에 대해 무효를 주장하면서, 조기 제네릭 발매를 시도했다.

또한 염변경, 적응증 삭제 등연장 특허권의 효력 범위 회피를 통한 조기 발매 전략도 이어지고 있다. 제네릭사들이 솔리페나신의 염변경으로 빠른 시장 진출을 시도했으나, 특허법원 등과 달리 대법원이 "치료 효과를 나타내는 유효성분과 치료효과, 용도와 동일한지 여부로 판단해야 하며, 염변경에도 불구하고 치료효과와 용도가 실질적으로 동일하기 때문에 존속기간 연장된 특허권의 효력이 미친다"고 판시했다. 게다가 이후 바레니클린 관련 소송도 비슷한 결과가 나온만큼 해당 전략을 선택시 무력화가능성에 대해 유의해야 한다고 조언했다.

지난해말부터 무려 400여건의 특허 심판청구가 제기된 케이캡(테고프라잔) 사례도 일부 제약사들이 적응증 회피를 통해 제네릭 진출을 모색하고 있다.

최 차장은 "테고프라잔의 적응증 중 미란성 위식도역류질환과 비미란성 위식도역류질환 등의 존속기간 연장에 기재된 물질 특허, 결정형 특허 등이 있는데, 이에 대해 지난해 말부터 400여건의 심판 청구가 이어지고 있다"면서 "다만 물질 특허의 경우 일부 제약사들이 소송을 취하했는데, 이는 원료물성 기초평가 등 제대로 준비가 이뤄지지 않은 상황에서 회피원료에 대해 심판청구를 한 후 개발이 불가능하다고 판단해 취하한 것으로 생각된다"고 밝혔다.

이어 "적응증 회피를 통한 특허 도전도 이어졌다. 케이캡의 5개 적응증 중 위궤양, 헬리코박터파이로리 제균을 위한 항생제 병용요법, 미란성 역류성식도염 유지요법 등은 출시 이후 추가한 것으로, 이들을 특허에 명시하기 않았기 때문에 연장된 특허범위에 속하지 않으며 용도가 상이하다는 취지의 심판청구"라고 설명했다.

이어 "이는 가브스 사건처럼 일부 적응증 삭제에 의한 특허권 효력 회피 전략으로 갈 가능성이 있다. 다만 가브스는 2형 당뇨병이라는 동일질병을 대상으로 해서 의약용도가 상이하다고 볼 수 없다는 판결이 나왔는데, 해당 사안은 효능효과 범위를 동일한 의약용도로 판단할지는 재판부의 판단을 더 지켜봐야 할 것"이라고 밝혔다.