[메디게이트뉴스 이지원 기자] 라이선스 체결 시 추후 발생할 분쟁을 미연에 방지하기 위한 해지 조항을 자세히 작성해야 한다는 제언이 나왔다. 일례로 국내 한 기업은 기존 파트너사의 시판승인(MA) 이전을 강제할 근거가 계약서에 포함되지 않아, 새로운 사업 파트너를 지정해도 즉각 제품 판매가 불가능했다. 이에 품목허가를 다시 받을 때까지 수개월의 공백이 발생했다.

21일 법무법인 대륙아주 김정은 파트너변호사와 김희진 외국변호사는 서울 엘타워에서 개최된 '글로벌 진출과 지식재산 보호교육' 세미나에서 글로벌 진출을 위한 라이선스 계약 체결 시 주의점을 소개했다.

제약·바이오 산업에서 글로벌 라이선스 계약은 기술과 제품의 상용화를 위한 필수 요소다. 하지만 계약 체결 당시 기업들은 대개 성공적인 협력을 기대하며 종료 후 상황에 대한 대비를 소홀히 한다. 이러한 불확실성은 해지 이후 분쟁이나 심각한 손실로 이어진다.

김 외국변호사는 "기업은 라이센스 계약 시 계약을 어떻게 할까, 어디서 사업할까 등을 열정적으로 합의하지만, 헤어질 결심을 하지 않는다"며 "언제 헤어질지, 헤어지면 어떻게 될지는 신경을 덜 쓰게 된다. 라이센스 계약 이후 라이센스 반환, MA 반환, 기밀자료 반환 등 이후의 일에 대해서도 확실히 챙겨야 한다"라고 강조했다.

헤어질 결심을 포함한 계약서는 향후 분쟁을 최소화할 수 있다. 이에 두 변호사는 글로벌 시장에서 라이센스 계약 시 ▲대상 목적물 ▲지역 ▲기간 및 해지 ▲로열티, 마일스톤 ▲독점·비독점 ▲재실시권 등에 대한 조항을 명확히 해야 한다고 밝혔다.

특히 라이센스 기간과 해지 사유를 규정하는 경우 파산, 지배구조 변경 등 일반적인 해지뿐 아니라 산업 특화 항목을 명확하게 규정해야 한다. 이에 두 변호사는 ▲편의상 해지 ▲중대 위반에 대한 해지 ▲부실로 인한 해지 ▲지배권 변경에 따른 해지 ▲특허이의신청에 따른 해지 ▲안전성·효능으로 인한 해지 ▲사전 협의가 이뤄진 날짜까지 규제 승인 등 특정 목표를 달성하지 못한 경우 해지 등을 예로 들었다.

이어 MA 명의 이전을 명확히 해야 한다고 강조했다. 계약 종료 시 새로운 파트너사에 이전하는 조항을 넣지 않으면 사업에 공백이 발생할 수 있다는 설명이다. 이 외에도 계약 해지 이후 남은 물량에 대한 셀오프(sell off), 폐기와 사업 정보 유출 방지를 위한 기밀 유지 및 경쟁 금지 등에 대한 논의도 진행해야 한다.

김 외국변호사는 "라이선스 계약이 끝나면 남은 재고를 시장에 판매할 권리가 없다"며 "엄격하게 따지면 전부 폐기해야 한다. 하지만 일반적으로 6개월의 셀오프 기간을 부여하기도 한다. 또 계약이 해지되면 MA를 반드시 국내 기업이 지정할 수 있는 의무를 부담해야 한다. 이런 조항을 넣지 않을 경우 MA를 강제할 수 없다. 새로운 품목허가를 신청해도 되지만 6개월 이상 걸릴 수 있는 만큼 시장 공백이 생길 수 있다"고 전했다.

이어 김 파트너변호사는 라이센서(licensor)가 아닌 라이센시(licensee)로 계약에 참여하는 경우에도 최소한의 보장받아야할 조항을 넣어야 한다고 강조했다.

김 파트너변호사는 "우리는 주로 라이센스 아웃할 때 주도권을 가진다. 그래서 라이센스 인하는 입장에서 주도권을 가지지 못하고 끌려다니는 경우가 있다. 하지만 라이센시 역시 최소한의 보장받아야 할 조항을 넣어야 한다. 또 해지 혹은 해지할 수 있는 조항 역시 요청해야 한다. 라이센서가 절대 안 된다며 거절하는 경우는 의외로 많지 않다. 하지만 라이센시가 이를 놓치는 경우가 많다"며 해지 조항 등을 요구해야 한다고 말했다.